Die Stärke eines gewerblichen Schutzrechtes wie eines Patentes oder eines Gebrauchsmusters zeigt sich spätestens dann, wenn es verletzt wird. Dann wird erkennbar,
- ob der Schutzumfang des gewerblichen Schutzrechtes groß genug ist, um die verletzende Vorrichtung oder das verletzende Verfahren zu verbieten und Schadensersatz zu verlangen, und
- ob das gewerbliche Schutzrecht rechtsbeständig ist, d.h. ob s zu Fall gebracht werden kann,
- durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage beim Patent und
- durch Löschung beim Gebrauchsmuster.
1. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
Im gewerblichen Bereich herrscht der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Grundsätzlich darf jede fremde technische Idee, jede Entwicklung, jedes Verfahren und jedes Design nachgebaut bzw. verwendet werden, solange nicht Schutzrechte verletzt und nicht gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen wird.
Der Nachbau kann in identischer oder in abgewandelter insbesondere in verbesserter Form erfolgen. In allen Fällen ist zu beachten,
- ob Schutzrechte anderer verletzt werden,
- ob gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen wird
und
- ob gegen das Verbot unerlaubter Handlung oder sittenwidriger Schädigung (§§ 823, 826 BGB) verstoßen wird (subsidiär gegenüber UWG)
Jede fremde Idee bzw. Entwicklung muss also vor ihrer Benutzung darauf geprüft werden, ob Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster bestehen, die verletzt werden könnten.
Zum Nachbau von Produkten ist bezüglich des UWG folgendes zu beachten:
Die häufigsten Verstöße sind
- Täuschung des Käufers in Bezug auf die Herkunft des Produktes,
- Unmittelbare Leistungsübernahme,
- Systematischer Nachbau mehrerer Produkte eines Unternehmens,
- Ausnutzen des Fortsetzungsbedarfs.
Erfolgt eine Nachahmung oder Benutzung im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken oder zu Versuchszwecken, so sind Schutzrechte und das UWG in der Regel nicht zu beachten.
2. Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern
Der Inhaber eines Patentes/Gebrauchsmusters besitzt mit seinem Schutzrecht ein Monopol, mit dem er anderen verbieten kann, den Gegenstand seines Schutzrechtes in Zukunft zu benutzen. Dieses Verbietungsrecht wird "Unterlassungsanspruch" genannt.
Sollte ein anderer dennoch den Gegenstand des Schutzrechtes benutzt haben, so kann der Inhaber des Schutzrechtes sich den Schaden ersetzen lassen, den er durch die verletzenden Handlungen des anderen in der Vergangenheit erlitt. Man spricht hier von einem "Schadensersatzanspruch" des Schutzrechtsinhabers.
Der Unterlassungsanspruch wirkt in der Zukunft und der Schadensersatzanspruch in der Vergangenheit:
Das Geschmacksmustergesetz und das Urheberrecht differenzieren weiterhin zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und einem Anspruch auf Beseitigung der durch die Benutzung des geschützten Gegenstandes herbeigeführten
Beeinträchtigung. Dieser Beseitigungsanspruch ist auf die Gegenwart gerichtet. Ein Unterlassungsanspruch kommt demgegenüber nur bei Wiederholungsgefahr in Betracht, vgl. GeschmMG § 41 Abs. 1; UrhG § 97 Abs. 1.
3. Der Unterlassungsanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster
Wer unberechtigt eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom Verletzten, d.h. dem Patentinhaber nach §§ 9, 10 und 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Zu den verletzenden Benutzungshandlungen zählt das
- Herstellen,
- Anbieten,
- In-Verkehr-Bringen,
- Gebrauchen,
- Einführen,
- Besitzen,
- Anwenden (Gebrauchen)
4. Der Schadensersatzanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster
Wer die verletzende Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, siehe § 139 Abs. 2 PatG. Hierbei ist unbeachtlich, ob der Verletzer das Patent oder Gebrauchsmuster tatsächlich kannte, oder ob er sich über den Rechtsbestand oder den Schutzbereich irrte. Bei nur leichter Fahrlässigkeit kann das Gericht nach § 139 Abs. 2 Satz 2 eine Entschädigung anstelle eines Schadensersatzes festsetzen, die zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil liegt, den der Verletzer hatte.
Es werden drei Arten angewendet, die Höhe des Schadensersatzes zu berechnen. Der Inhaber des Schutzrechtes kann zwischen diesen drei Berechnungsarten wählen:
- Entgangener Gewinn:
Der Schadensersatz wird nach dem Gewinn berechnet, der dem Schutzrechtsinhaber entgangen ist.
Nachteil: Es ist für den Schutzrechtsinhaber schwierig nachzuweisen, wie viel Gewinn er gemacht hätte, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte. Auch kann dadurch der Verletzer Einblick in die Geschäfte des Schutzrechtsinhabers erhalten.
- Herausgabe des Verletzergewinns:
Berechnung des Gewinns, den der Verletzer gemacht hat.
Nachteil: Dem Verletzer ist es möglich seinen Gewinn zu verdecken bzw. ungerechtfertigt durch die Herausrechnung von Gemeinkosten zu reduzieren.
- Lizenzanalogie:
Berechnung entsprechend angemessener Lizenzgebühren.
Nachteil: Die berechneten Lizenzgebühren sind oft zu niedrig. Deshalb erhöhen viele Gerichte die errechnete Gebühr noch um einen Strafzuschlag. Andernfalls hätte der Verletzer sich eine Lizenz erzwungen.
5. Wann liegt eine Verletzung vor?
Eine unmittelbare Verletzung ist nur dann gegeben, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:
- Das Patent ist erteilt oder das Gebrauchsmuster eingetragen
- Das Patent/Gebrauchsmuster ist rechtsbeständig.
- Die Merkmale eines unabhängigen Anspruchs (Haupt- oder Nebenanspruch) und eventuell zusätzlich eines oder mehrerer der Unteransprüche sind beim verletzenden Produkt/Verfahren gegeben.
Das Patent ist erteilt, das Gebrauchsmuster ist eingetragen
In der Regel wird erst nach der Erteilung eines Patentes auf Verletzung geklagt. Nach der Offenlegung einer Patentanmeldung hat man zwar schon einen Anspruch auf Entschädigung (etwa in Höhe einer üblichen Lizenz), aber erst nach der Erteilung besteht der Anspruch auf Unterlassung und der Anspruch auf Schadensersatz, der höher ist als der einer Entschädigung.
Beim Gebrauchsmuster ist seine Eintragung abzuwarten, die einige Monate nach seiner Anmeldung erfolgt.
Das Patent/Gebrauchsmuster ist rechtsbeständig.
Die Tatsache, dass ein Patent erteilt wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass es rechtsbeständig ist. Obwohl ein Patent von einem Prüfer des Deutschen Patentamtes geprüft wurde, stellt sich später bei etwa einem Viertel aller Patente heraus, dass ein solch naher Stand der Technik gefunden wird, dass das Patent nicht rechtsbeständig ist oder zumindest stark beschränkt werden muss. Der vom Patentinhaber angegriffene Patentverletzer geht gegen das Patent häufig mit einer Nichtigkeitsklage vor, die nicht selten erfolgreich ist.
Beim Gebrauchsmuster ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht rechtsbeständig ist, noch größer als beim Patent, da es vom Patentamt nicht geprüft wird. Gegen ein Gebrauchsmuster kann der Verletzer Löschung beantragen.
Die Merkmale des Anspruchs 1 (Hauptanspruch) und eventuell zusätzlich eines oder mehrerer der Unteransprüche sind beim verletzenden Produkt/Verfahren gegeben.
Hier gibt es zwei Arten der Verletzung:
a) Die wortsinngemäße Benutzung
Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des Anspruch 1 (gegebenenfalls auch weiterer Ansprüche) wörtlich oder dem Sinn der Wörter nach gegeben.
Eine wortsinngemäße Benutzung liegt also dann vor, wenn alle Merkmale des Anspruchs 1 (und wahlweise dazu noch die Merkmale der Unteransprüche, die dem Verletzungsgegenstand nahe kommen) bei dem verletzenden Produkt oder Verfahren wörtlich bzw. identisch oder wortsinngemäß vorhanden sind.
b) Die äquivalente Benutzung
Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des Anspruchs 1 gleichartig gegeben. Man spricht von einer
äquivalenten Verletzung des Patentes.
Von einer äquivalenten Verletzung wird also dann gesprochen, wenn ein Wort oder mehrere Worte des Anspruchs oder der gewählten Ansprüche und damit die technischen Mittel beim verletzenden Produkt/Verfahren wörtlich nicht vorhanden sind, aber
-
ähnlich gegeben sind oder teilweise vorhanden sind oder unvollkommen benutzt werden,
-
ferner bei beiden d.h. beim verletzenden Produkt/Verfahren und beim Gegenstand des Patentes Aufgabe und technischer Erfolg gleich sind,
-
und der auf diesem technischen Gebiet tätige Fachmann auf Grund seines Fachwissens zum Zeitpunkt des Anmeldetages im Patent die fehlenden bzw. anderen Merkmale auffinden konnte.
Die letztere Voraussetzung bedeutet, dass der Fachmann des betreffenden technischen Gebietes die bei der Verletzungsform verwendeten gleich wirkenden Mittel aus den Ansprüchen unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auf der Grundlage seines Fachwissens auffinden konnte.
6. Die mittelbare Benutzung
Neben einer unmittelbaren Patentverletzung kann es auch zu einer mittelbaren Benutzung eines Patentes kommen. Vorraussetzung für eine mittelbare Benutzung ist die Gefahr, dass durch Anbieten oder Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, die geschützte Erfindung mit all ihren Merkmalen benutzt werden kann.
Beispiel:
Eine mittelbare Benutzung liegt vor, wenn ein an sich patentfrei benutzbarer Molybdändraht zur Anwendung für ein geschütztes Metallspritzverfahren angeboten oder geliefert wird.
7. Einwände des Verletzers
Ein Verletzer kann gegen einen Angriff aus einem Patent oder Gebrauchsmuster verschiedene Einwände vorbringen. Einige werden hier angeführt:
a) Einwand: Das Schutzrecht ist nicht rechtsbeständig
Der Einwand, dass das Patent, aus dem der Verletzer angegriffen wird, nicht rechtsbeständig sei, wird häufig vom Verletzer vorgebracht. In einem Patentverletzungsprozess ist aber das Gericht daran gehalten, dass das Patent vom Patentamt geprüft worden und damit rechtsbeständig ist. Der Verletzer kann damit nur eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in München gegen das Patent einreichen. Kann der Verletzer dem Verletzungsgericht (Patentstreitkammer) glaubhaft machen, dass er das Patent im Nichtigkeitsverfahren höchstwahrscheinlich zu Fall bringen kann, so kann das Gericht das Verletzungsverfahren so lange aussetzen, bis das Nichtigkeitsverfahren erledigt ist. Der Verletzer/Beklagte muss hierfür einen Aussetzungsantrag nach § 148 ZPO stellen.
Bei Gebrauchsmustern ist der Fall dagegen anders. Gebrauchsmuster werden vom Patentamt ohne Prüfung eingetragen. Deshalb darf das Verletzungsgericht die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im geltend gemachten Umfang prüfen, wenn sie vom Verletzer in Frage gestellt wird.
Der Verletzer kann das Gebrauchsmuster aber auch durch ein Löschungsverfahren angreifen, indem er einen Löschungsantrag beim Patentamt stellt. Auch hier kann das Gericht das Verletzungsverfahren so lange aussetzen, bis das Löschungsverfahren erledigt ist.
b) Einwand: Freier Stand der Technik
Kann der Verletzer bei einer äquivalenten Verletzung nachweisen, dass die angegriffene Verletzungsform identisch aus dem freien Stand der Technik bekannt ist, so wird zu seinen Gunsten entschieden. Eine vor dem Anmeldetag des Schutzrechtes bekannte Technik kann nicht das Schutzrecht verletzen. Bei einer identischen Patentverletzung führt dieser Einwand dagegen nicht zum Erfolg, so dass dann nur noch eine Nichtigkeitsklage bzw. ein Löschungsantrag verbleibt.
c) Einwand: Widerrechtliche Entnahme
Der Verletzer kann einwenden, dass ihm seine Erfindung vom Patentinhaber widerrechtlich entnommen worden sei. Dieser Einwand führt nicht nur im Einspruchs-, Nichtigkeits- (§ 21 PatG) und Löschungsverfahren (§ 13 GbmG) sondern auch im Verletzungsverfahren (§ 242 BGB Arglist) zum Erfolg.
d) Einwand: Vorbenutzung
Hat der Verletzer die Erfindung schon vor dem Anmeldetag des Patentes benutzt oder zumindest die dazu erforderlichen Veranstaltungen (z.B. Erstellung von Werkstattzeichnungen, Modellen, Prototypen) getroffen, so kann er die Erfindung verletzungsfrei weiter benutzen.
e) Einwand: Erschöpfung des Patentrechts
Wird eine geschützte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem Land in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so kann der Patentinhaber keine weiteren Rechte aus seinem Patent geltend machen, da das Patentrecht verbraucht ist.
Dagegen kann der Patentinhaber verhindern, dass die in den Verkehr gebrachte Vorrichtung in ein anderes Land gebracht wird, in dem er auch ein Patent gleichen Inhalts besitzt. Allerdings besteht hierzu eine Ausnahme in den Ländern der EU:
Wird eine geschützte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem Land der EU in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so kann der Patentinhaber keine weiteren Rechte aus einem Patent gleichen Inhalts in einem anderen Land der EU geltend machen. Insoweit gelten die Länder der EU wie ein Land.
f) Einwand: Verjährung
Ansprüche wegen Verletzung eines Patentes verjähren nach § 141 PatG iVm § 195 BGB innerhalb von 3 Jahren, nachdem der Patentinhaber oder der Berechtigte Kenntnis von der Verletzung hatte. Ohne Kenntnis nach 30 Jahren ab der Verletzung. Das gleiche gilt für Gebrauchsmuster, siehe § 24c
GbmG.
g) Einwand: Verwirkung
Ansprüche gegen den Verletzer eines Schutzrechts können in besonders gelagerten Ausnahmefällen verwirkt sein. Der Schutzrechtsinhaber muss insbesondere durch sein gesamtes Verhalten bei dem Verletzer ein berechtigtes Vertrauen darauf erweckt haben, dass mit einer Wahrnehmung seiner Rechte nicht zu rechnen sei. Es gelten hierbei die Grundsätze von Treu und Glauben des § 242 BGB.
Eine Verwirkung kann z.B. dann eintreten, wenn der Patentinhaber einen Verletzer wegen einer Verletzung verwarnt und danach mehrere Jahre von sich nicht mehr hören lässt, so dass der Verletzer annehmen muss, dass der Patentinhaber die Verletzung nicht mehr verfolgen wird.
8. Der Patentverletzungsprozess
Die Abmahnung
Ehe ein Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber (im folgenden „Patentinhaber“ oder „Kläger“ genannt) gegen einen Verletzer (im folgenden „Verletzer“ oder „Beklagter“ genannt) Klage bei Gericht wegen Verletzung seines Schutzrechtes erhebt, ist es üblich, dass der Patentinhaber eine Abmahnung/Verwarnung an den Verletzer sendet. Denn sollte der Verletzer nicht abgemahnt worden sein und sofort nach dem Einreichen der Klage die Ansprüche des Klägers anerkennen, so wird hierdurch deutlich, dass eine Klage nicht notwendig war und der Verletzer schon nach einer Abmahnung die Ansprüche* des Patentinhabers anerkannt hätte. In einem solchen Fall – man spricht von einem „Klageüberfall“ - muss der Patentinhaber nicht nur seine Gerichts- und Anwaltskosten sondern auch die des Beklagten tragen.
* Der Begriff „Anspruch“ wird hier in zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Zum einen handelt es sich um die Schutzansprüche eines Patentes oder Gebrauchsmusters (Patentansprüche, Gebrauchsmusteransprüche) und zum anderen um die zivilrechtlichen Ansprüche des Klägers (Klageansprüche) in einem Verletzungsverfahren.
Ferner kann eine vorprozessuale Abmahnung hilfreich sein, Informationen zwischen beiden Parteien auszutauschen. Vielleicht kommt es noch vor dem Einreichen einer Klage zu einem Vergleich und insbesondere zur Vergabe einer Lizenz.
Der Text eines Musters einer Abmahnung und einer der Abmahnung beigefügten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ist
hier zu finden. Wird die strafbewehrte Unterlassungserklärung vom Verletzer nicht unterschrieben, sollte eine Klage beim Landgericht eingereicht werden.
War eine Abmahnung/Verwarnung unberechtigt, d.h. es stellt sich heraus, dass der Verwarnte nicht verletzt oder berechtigt die Lehre des Patentes benutzt, weil z.B. der Verwarnte ein Vorbenutzungsrecht besitzt oder neuheitsschädlichen Stand der Technik zum Patent kennt, so trägt der Patentinhaber die dem Verwarnten entstandenen Kosten, insb. dessen Beratungskosten. Auch kann es zu Schadensersatzansprüchen gegen den Patentinhaber kommen.
Berechtigungsanfrage
Um die Kostenfolgen einer unberechtigten Abmahnung zu meiden, kann dem Verletzer vor einer Abmahnung eine Berechtigungsanfrage zugesandt werden, in der der Verletzer auf das Schutzrecht hingewiesen wird und angefragt wird, welche Gründe er hat, dass er glaubt, das Schutzrecht nicht beachten zu müssen. In einer Berechtigungsanfrage dürfen aber weder Unterlassung und Schadenersatz gefordert noch gerichtliche Schritte angedroht werden. Andernfalls gilt sie als Abmahnung.
Ein „Torpedo“
Eine Abmahnung und eine Berechtigungsanfrage vor dem Einreichen einer Klage kann aber zu folgendem Nachteil führen:
Sollte die Erfindung nicht nur in Deutschland sondern auch in Ländern der EU angemeldet worden sein, kann der Verletzer, nachdem er die Abmahnung oder die Berechtigungsanfrage erhalten hat, in einem EU-Land, in dem ein Verletzungsverfahren vor den Gerichten viele Jahre dauert (z.B. in Italien oder Belgien), eine negative Feststellungsklage einreichen, noch ehe der Patentinhaber seine Verletzungsklage bei einem deutschen Gericht eingereicht hat. Das Einreichen der negativen Feststellungsklage (in der der Verletzer den Antrag stellt festzustellen, dass er das Schutzrecht nicht verletzt) führt dazu, dass das Verfahren einer danach bei einem deutschen Gericht eingereichten Verletzungsklage jahrelang blockiert wird. Nach Art 27 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 (auch „EuGVVO“ oder „Brüssel I“ genannt) ist es nicht zulässig in derselben Sache in zwei EU-Ländern gleichzeitig zu prozessieren. Diese List wird „italienischer“ oder „belgischer Torpedo“ genannt.
Besteht die Gefahr, dass ein solcher „Torpedo“ vom Verletzer eingesetzt wird, ist es besser auf eine Abmahnung oder eine Berechtigungsanfrage zu verzichten und eine Verletzungsklage sofort einzureichen.
9. Die Instanzen
Sachliche Zuständigkeit
Die erste Instanz eines Patentverletzungsstreites beginnt beim Landgericht. Nach § 143 Abs. 1 PatG sind für Patentstreitsachen unabhängig von der Höhe des Streitwertes die Landgerichte zuständig.
§ 143 Abs. 1 und 2 PatG Gerichte für Patentstreitsachen
(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen. |
Nach § 143 Abs. 2 PatG können die Landesregierungen einem bestimmten Landgericht in ihrem Land die Patentstreitsachen zuweisen.
In der Bundesrepublik Deutschland bestehen zur Zeit 12 Patentstreitkammern:
Landgericht Berlin für Berlin und Brandenburg
Landgericht Braunschweig für Niedersachsen
Landgericht Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen
Landgericht Erfurt für Thüringen
Landgericht Frankfurt/Main für Hessen und Rheinland-Pfalz
Landgericht Hamburg für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
Landgericht Leipzig für Sachsen
Landgericht Magdeburg für Sachsen-Anhalt
Landgericht Mannheim für Baden-Württemberg
Landgericht München I für OLG-Bezirk München
Landgericht Nürnberg-Fürth für OLG-Bezirke Nürnberg und Bamberg
Landgericht Saarbrücken für Saarland
Die örtliche Zuständigkeit
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung (ZPO). Dies sind die §§ 12 ff ZPO.
In der Regel kommen zwei Gerichtsstände in Betracht:
- Zum einen ist es der für den Sitz des Beklagten zuständige Gerichtsstand (§§ 13 und 17 ZPO) und
- zum anderen ist es der für den Ort der unerlaubten Handlung zuständige Gerichtsstand (§ 32 ZPO).
Wenn z.B. der Verletzer in Sachsen seinen Firmensitz hat und er die verletzende Vorrichtung auf einer Messe in Köln ausgestellt hat, so kann der Patentinhaber zwischen den für Sachsen und NRW zuständigen Landgerichten und damit zwischen den Landgerichten in Leipzig und Düsseldorf wählen.
Die zweite Instanz findet bei dem dem jeweiligen Landgericht übergeordneten Oberlandesgericht statt. Die dritte Instanz ist der Bundesgerichtshof.
Link
Prozesskostenrisiko
(www.copat.de/mn_recht_kosten.htm)
